2013_02_A07 Maitriser sa propriete industrielle_AMRAE

Atelier A 7
Maîtriser sa propriété intellectuelle :
attaques et défenses de son patrimoine
Maîtriser sa propriété intellectuelle :
attaques et défenses de son patrimoine
Protéger son « Patrimoine intellectuel » : brevets, marque, noms de domaine,
packaging, publicité, savoir-faire, fichiers, slogans, innovations, etc…
Quels sont les risques ?
Comment s’en protéger ?
Quels sont les moyens d’actions du Risk Manager ?
Comment l’assurance peut-elle contribuer à cette protection ?
A cette indemnisation ?
Pour répondre à ces questions et d’autres encore, un panel d'experts partagera
avec vous leurs expériences et leurs pratiques en dégageant les avantages et les
inconvénients d’une coordination des intervenants face aux risques.
Intervenants
Annaïg Giquel
Directeur Legal et Compliance
Hubert Kiehl
Directeur Propriété Industrielle et
Intellectuelle du Groupe SEB
Guy-Antoine
de La Rochefoucauld
Directeur Général de Lloyd's France
SAS
Modérateur
Xavier Brégou
Directeur du Risk Management et de l’audit
interne
Intervenants
Annaïg Giquel
Directeur Legal et Compliance
Hubert Kiehl
Directeur Propriété Industrielle et
Intellectuelle du Groupe SEB
Guy-Antoine
de La Rochefoucauld
Directeur Général de Lloyd's France
SAS
Modérateur
Xavier Brégou
Directeur du Risk Management et de l’audit
interne
Le patrimoine...
I
II. Composition
III. Valeur
III. Risques
Le Patrimoine :
I. Composition
PROPRIÉTÉ
ECONOMIQUE
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
Concurrence déloyale / parasitisme
Le Patrimoine :
I. Composition
PROPRIÉTÉ
ECONOMIQUE
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
SAVOIR-FAIRE
(secret de
fabrique)
MARQUE
verbale, sonore
olfactive, de mouvement,
de position
NOM COMMERCIAL
DESSIN
BREVET
PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
GOOD
WILL
MODÈLE
Droit d'auteur
(Copyright)
©
ENSEIGNE
NOM DE DOMAINE
Concurrence déloyale / parasitisme
"PATRIMOINE
CONTRACTUEL"
Le Patrimoine :
I. Composition
PROPRIÉTÉ
ECONOMIQUE
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
SAVOIR-FAIRE
(secret de
fabrique)
Logiciel de
gestion
des huissiers
de justice
MARQUE
"Brand Content
de Nike"
verbale, sonore
olfactive, de mouvement,
de position
Site Internet
Le rouge des semelles Louboutin
Friteuse
SEB
NOM COMMERCIAL
Montre
"Reverso"
la virgule de
Nike
Antidepresseur Lexomil
DESSIN
BREVET
PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
Bouteille
d'Evian
GOOD
WILL
Disposition
particulière
de données
relatives
au football
Mouvement des portes ciseaux
de la Lamborghini
"Petit Bateau"
"fb.com"
Le mixte
promotionnel
d'YR
Droit d'auteur
(Copyright)
©
Jingle
MODÈLE
ENSEIGNE
McDonalds "I'm loving
it"
Campagne
Emballage PastaBox
Rugissement du
publicitaire
(de SODEBO)
lion de la Warner
Le
partenariat
entre
marques
NOM DE DOMAINE
Concurrence déloyale / parasitisme
"PATRIMOINE
CONTRACTUEL"
Le Patrimoine :
II. Valeur
 Objet de la valeur
Contrepartie du droit à un monopole d’exploitation:
- d’un produit, tangible ou intangible (évolution)
- d’un signe.
 Outils de mesure de la valeur
A travers :
- les transactions (achat-vente, due diligence, … )
- les sanctions judiciaires
- le marché de la contrefaçon
- le rôle de garantie.
Le Patrimoine :
III. Risques
1. Identification
a. Origine des risques
Un tiers
copie
Action en
contrefaçon
Revendication de
propriété
Action en
Garantie
d’éviction
Votre contractant
évincé: Votre licencié,
votre distributeur,…
Action en
responsabilité
civile
Un tiers revendique
un droit antérieur
Action en
nullité
Entreprise
Un tiers
Un sous-contractant de
votre fournisseur
Ex. agence de publicité
Action en
contrefaçon
Défaut de
constitution /
dévalorisation du
patrimoine
Un « professionnel de la
revendication » : « Patent Troll »
Redressement
Action en
responsabilité
précontractuelle
Votre futur
contractant
L'administration
fiscale
Un concurrent
Le Patrimoine :
III. Risques
1. Identification
b. Nature des risques
Risques Stratégiques
- Interdiction d'exploiter
• Fermeture de marché
• Perte de monnaie d'échange
• Contrainte du multi-marques, … etc
- Rappel produits du circuit de distribution
Risques Financiers
- Paiement de D&I
Risques Juridiques
- Responsabilité de la personne morale
- Action des tiers en garantie d’éviction
- Responsabilité civile et pénale des dirigeants
Risques Image / Réputation
- Délit correctionnel
- Publication dans les journaux
- Banalisation / Dévalorisation
Le Patrimoine :
III. Risques
2. Prevention
 Déposer / Rechercher
 Informer
 Surveiller
 Exploiter
 Agir
 Prévenir par le Risk Managment ?...
 S'assurer ?...
Merci de votre attention
Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg
o Organisation sans but lucratif créée en 1932 afin de protéger les intérêts
des propriétaires de voitures.
o Membre de la FIA.
o ACL compte plus de 170.000 membres actifs en 2012. (75% des ménages
détiennent une affiliation).
o 150 employé(e)s.
o Délivre à travers sa société anonyme l’ACL Services S.A:
•
•
•
•
Une assistance européenne (plus de 39.000 interventions en 2012)
Une mobilité (Location de voitures, trafic info, taxis, …)
Une expertise (Centre de diagnostic et de certification)
Une offre touristique (Voyages, brochures).
Intervenants
Annaïg Giquel
Directeur Legal et Compliance
Hubert Kiehl
Directeur Propriété Industrielle et
Intellectuelle du Groupe SEB
Guy-Antoine
de La Rochefoucauld
Directeur Général de Lloyd's France
SAS
Modérateur
Xavier Brégou
Directeur du Risk Management et de l’audit
interne
QUI EST LE GROUPE SEB ?
Le leader mondial du Petit Equipement Domestique
• Une mission : l’amélioration de votre vie quotidienne « B to C »
• Une forte capacité d’innovation : 120 brevets / an ; 100 Modèles esthétique / an
• Un portefeuille de marque puissant : 24 marques emblématiques
• Une implantation mondiale avec une présence dans près de 150 pays.
• Un actionnariat stable
Amérique du Nord
France / Belgique
Amérique du Sud
QUELS SONT LES CLIENTS DU GROUPE SEB
Les consommateurs au travers des distributeurs :
grande distribution
grands magasins
magasins spécialisés
LES COMPOSANTS DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE POUR LE GROUPE SEB
Un brevet d'invention sur la
technique de friture peu d'huile
Offre de service sur site WEB
Une marque pour dénommer un
appareil particulier de SEB
Une nouvelle esthétique
parmi les friteuses
Risque : incrimination par un concurrent
Lettre de mise en demeure ; saisie contrefaçon dans locaux ; assignation en référé devant un
tribunal ; interdiction sans discussion ; assignation au fond ; décision judiciaire publique
(moyenne 1cas / 2ans).
Conséquences
Arrêt de commercialisation et perte d'investissement publicitaire ; arrêt de production et
perte d'investissement matériel ; paiement de dommages & intérêt ; perte de réputation ;
frais d'avocats ; remboursement de frais d'avocats partie adverse
Prévention
Veille des droits PI de concurrents ; étude approfondie de liberté d'exploitation devant un
projet ; modification pour contournement de caractéristiques essentielles ; prise de licence
Réaction
Accusé de réception ; étude approfondie ; réplique par avocat ; négociation si possible
Réparation
Soit incrimination repoussée car non fondée ; récupération de frais
Soit produit modifié
Risque : refus & révocation d'un droit PI légitime
Dossier de requête de droits PI (brevet, marque, modèle) refusé pour des motifs de formes
ou de fond par un examinateur (jeune? négligeant?) ; droit acquis contesté par concurrent
(opposition en matière de brevet, de marque) (moyenne 1cas / 2ans)
Conséquences
Innovation non protégée, recopiée en toute impunité par concurrent
Prévention
Maîtrise des connaissances antérieures (recherches de brevets, de disponibilité de
dénomination) susceptibles d'affecter un Droit ; dossier construit par des spécialistes
expérimentés : qualifications et parcours professionnel.
Réaction
Révision du dossier par un autre spécialiste ; dossier de défense ; possibilité de Recours
administratif ou d'Appel judiciaire
Réparation
Dossier rétabli ou dépôt de requêtes en pluralité de droits adjacents
Risque : contrefaçon
Reproduction d'un appareil pratiquement à l'identique, vendu à une fraction du prix, mais
avec une qualité moindre, usuellement sur des marchés extérieur ou sur internet.
(moyenne 15cas / an à enjeux faible si traité en amont)
Conséquences
Chute de chiffre d'affaire ; SAV sollicité ; appareil décrédibilisé devant les consommateurs.
Prévention
Acquisition de Droits de Propriété Industrielle : Marque, Modèles et Brevet d'invention ;
Publicité sur Droits PI acquis ; Déclaration en douanes, formation de douaniers.
Réaction
Action à la source en Chine (6 cas en cours en permanence) ; confirmation de produits
délictueux lors de saisie ; saisie de tribunaux
Réparation
Publicité sur succès de saisie et destruction ;
Récupération de marché à prix respectable
Risque : contentieux brevets d'inventions
Reproduction d'une innovation technique appréciée des consommateur dans un appareil
de forme différente par un concurrent respecté.
(moyenne 1cas / 2ans ; mais chaque enjeux > 200k€)
Conséquences
Chute de chiffre d'affaire (prix quantité) sur nouveau produit rémunérateur ; banalisation
de l'invention ; frais judiciaires forts (70 – 700k€)
Prévention
Acquisition de portefeuille de brevets : brevet de base sur le concept fondamental, brevets
de mise en œuvre, brevets de perfectionnements ; leur publication.
Réaction
Achat notarié d'échantillon ; saisie contrefaçon dans les locaux du concurrent ; mise en
œuvre des avocats pour assignation ; expertise par laboratoire réputée ; plaidoiries.
Réparation
Condamnation à l'arrêt des ventes concurrente ; publication de la décision ; obtention de
réparations financiaires ; remboursement de frais d'avocats
RISQUE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ASSURANCES
Risques très variables d'un domaine d'affaire à un autre :
- Luxe, audiovisuel, jouet, cosmétique  contrefaçon quasi systématique
- Technologie de l'information, pharmacie  contentieux brevet
Risques très variables d'un pays à un autres
- Compétence de juges spécialisés ou non, jurisprudence sur calculs de dommage &
intérêts, frais du justice en Europe Continentale (100k€) ou en pays Anglo Saxons
(1Mo €)
Risques très variables d'une entreprise à une autre selon son degré d'organisation interne
en matière de Propriété Industrielle.
Risque très variables d'un objet de litige à un autre
- Produit à grand succès ou action par principe même sur un petit produit
- Selon ténacité du concurrent et de son avocat
PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ASSURANCES
A l'occasion d'un sinistre Propriété Industrielle, trois acteurs majeurs peuvent intervenir :
- L'entrepreneur : connaissance de son domaine, du produit et des circonstances
- Le spécialiste Propriété Industrielle : interne ou externe ? Qualification ? Réseau ?
- Et si assureur : conclure de manière pragmatique à meilleur coûts
CONCLUSION :
Existe-t-il des solutions d'assurance en matière de
Propriété Industrielle ?
Merci de votre attention
Intervenants
Annaïg Giquel
Directeur Legal et Compliance
Hubert Kiehl
Directeur Propriété Industrielle et
Intellectuelle du Groupe SEB
Guy-Antoine
de La Rochefoucauld
Directeur Général de Lloyd's France
SAS
Modérateur
Xavier Brégou
Directeur du Risk Management et de l’audit
interne
Assurances ?
Le Lloyd’s, un acteur clé pour l’innovation
• Qu’est ce que le Lloyd’s?
 un marché d’assurance et de réassurance
 un fonctionnement spécifique
 350 années d’innovation
 un partenaire financièrement solide
• Innovation et spécialités, maîtres mots
 En 1887 fut souscrite la première police Non-maritime du Lloyd’s
 En 1904, la première police Auto
 En 1911, la première police Aviation
 En 1960, la première police Satellite
 Solutions innovantes pour l’assurance de risques émergents et
modernes
Autres acteurs?
Contribution de l’assurance dans la protection du
patrimoine intellectuel
Assurance de biens: tangibles et intangibles
• Biens tangibles: assurance en cas de dommages matériels dus à un
sinistre tel qu’un incendie, un vol, une explosion, etc.
 Assurance d’un actif, de sa réparation ou de son remplacement
• Biens intangibles: depuis quelques années, émergence des besoins en
assurance en cas de dommages « immatériels » dus à un sinistre tel que
le vol de données, l’usurpation d’une marque, etc.
 Assurance de frais supplémentaires, ou protection de la marge brute
d’une entreprise
 Marché embryonnaire, mais maturité de l’assurance qui cherche des solutions.
 Evolution de l’environnement économique mondial, où l’innovation occupe une
place majeure.
Contribution de l’assurance dans la protection du
patrimoine intellectuel
Différentiation des types d’assurance
« First Party » (perte directe)
« Third Party » (responsabilité/défense)
1. Police standard (Perte d’exploitation)
Attention aux exclusions
1. Police RC professionnelle
Sous-limites selon les risques
Attention aux exclusions (brevets)
2. Police spécifique
« Sur mesure », en périls dénommés
2. Police RC des mandataires sociaux
Evolution vers plus d’exclusions
3. Police frais de défense spécifique
Réponse aux demandes
Contribution de l’assurance dans la protection
du patrimoine intellectuel
Atteinte au patrimoine intellectuel: impact pour l’entreprise
Impact financier/chaîne de production
• Etude de l’Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle (OMPI), coût
moyen d’un contentieux en matière de brevets:
 4 millions US$ aux Etats-Unis
 De dizaines à plusieurs centaines de milliers de US$ en France
• Augmentation de la demande d’assurance: grandes entreprises, PME et PMI
ne disposant pas de ressources suffisantes pour se protéger
Source: Magazine de l’OMPI, publication Août 2011, www.wipo.int
Contribution de l’assurance dans la protection
du patrimoine intellectuel
Quelques exemples (1/3)
• Récupération d’un slogan
 2010. Equipementier The North Face intente un procès à la société South Butt,
créée par un jeune entrepreneur, pour violation de sa marque.
 Faits reprochés: parodie consciente du slogan The North Face « Never stop
exploring » par South Butt « Never stop relaxing » pour attirer une cible
d’étudiants déjà adepte de la première marque.
 Solutions d’assurance pour les deux parties pour la prise en charge des frais de
justice notamment.
Source: Lloyd’s News and Publications, www.lloyds.com. Les scénarii présentés sont des exemples de situations susceptibles de constituer un sinistre auprès de certains assureurs.
Ils sont donnés à titre d’illustration uniquement, leur assurabilité restant soumise à une étude au cas par cas.
Contribution de l’assurance dans la protection
du patrimoine intellectuel
Quelques exemples (2/3)
• Contrefaçon
 Un rapport de 2011 de la Chambre de Commerce Internationale estime l’impact
économique et social de contrefaçon et produits piratés à $775 mds par an
 La société propriétaire de la marque est responsable de la destruction des
produits contrefaits: coût pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de $
 Augmentation des contentieux pour violation et défense des droits de propriété
intellectuelle et recours des sociétés mises en cause
 L’assurance peut couvrir les frais supplémentaires, frais de poursuites et
honoraires professionnels supportés lors d’une procédure
Source: Lloyd’s News and Publications, www.lloyds.com. Les scénarii présentés sont des exemples de situations susceptibles de constituer un sinistre auprès de certains assureurs.
Ils sont donnés à titre d’illustration uniquement, leur assurabilité restant soumise à une étude au cas par cas.
Contribution de l’assurance dans la protection du
patrimoine intellectuel
Quelques exemples (3/3)
• Droits d’auteur / copyright
 Exemple Société de boissons Diageo vs détaillant Sainsbury (« client majeur »).
Action judiciaire contre le distributeur pour violation des règles de copyright
concernant la marque Pimm’s. Situation délicate entre la défense des droits et
la relation professionnelle qui lie les deux entreprises
 Responsabilité des entreprises de développer leur connaissance des risques
liés à la propriété intellectuelle, pour identifier et valoriser leur patrimoine
intellectuel
 Une fois les risques résiduels identifiés, possibilité de les transférer
notamment vers les assureurs
Source: Lloyd’s News and Publications, www.lloyds.com. Les scénarii présentés sont des exemples de situations susceptibles de constituer un sinistre auprès de certains assureurs.
Ils sont donnés à titre d’illustration uniquement, leur assurabilité restant soumise à une étude au cas par cas.
Contribution de l’assurance dans la protection du
patrimoine intellectuel
Autres exemples de risques intangibles
1. Atteinte à la marque
2. Violation de brevet
3. Vols de données
Rôle de l’assurance
• Partenaire du Risk Manager dans la gestion et la protection des risques
• Soutien des avocats et courtiers spécialisés
Répondre à vos besoins
• Rôles clés du Risk manager et de l’intermédiaire en assurances
 Données permettant l’analyse
 Définition des conditions « cousues main »
• Capacités
 Marché embryonnaire qui varie entre £ 20m et £ 100m selon les produits
 Très peu de capacités pour les pertes liées aux violations de brevet
• Marchés
 Continental: dans un cadre de souscription plus global, avec sous-limites
 Anglo-Saxon: développement du marché principalement autour du Lloyd’s
Assurances: « OUI »
Merci pour votre attention.