Les Brèves de la Propriété Industrielle en région Centre N°12-6 Octobre 2012 CONTREFACON DE MARQUE Une marque constitue un élément fondamental de l’image d’une société, voire de son développement. Il est donc évidemment essentiel de se prémunir contre tout signe contrefaisant, et aussi d’anticiper les risques encourus en cas de préexistence d’une marque identique ou simlilaire. Quelques repères… Frédéric Gicquel Il existe trois formes de contrefaçon de marque : - la reproduction ; - l’apposition ; - l’usage. Contrefaçon par reproduction Selon le degré de similitude de la marque et de produits et services concernés, il convient d’opérer encore une sous-distinction. Contrefaçon à l’identique Il s’agit de la situation où une marque prétendument contrefaisante est utilisée pour les mêmes produits et services que ceux de la marque authentique. En outre, contrairement à certaines croyances nées d’une jurisprudence aujourd’hui obsolète, il doit y avoir stricte reproduction à l’identique de la marque contrefaisante. Contrefaçon par apposition Il s’agit de la situation où un tiers appose sur ses produits une marque appartenant à autrui. Si le produit est identique, le risque de confusion n’aura pas à être justifié, à l’inverse du cas du produit similaire. La forme la plus usuelle est le remplissage de bouteilles marquées avec le signe d’un tiers, d’où l’expression de « délit de remplissage ». Mais les applications sont plus nombreuses. Contrefaçon par usage Cette forme de contrefaçon ne vise pas tant le contrefacteur que celui qui commercialise les produits contrefaisants. L’intérêt étant alors qu’il ne sera pas nécessaire de justifier de l’existence d’une éventuelle confusion entre les signes pour justifier de la contrefaçon. Il s’agit en effet de permettre, par un autre biais, de réserver au titulaire initial de la marque le seul usage de celle-ci. Contrefaçon par imitation Il s’agit de l’imitation de la marque ou des produits et services (voire des deux) ; il sera ici nécessaire de prouver qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’appréciation de ce risque est déterminant pour se prononcer sur l’existence de la contrefaçon. Néanmoins, dès lors que l’usage de la marque est indispensable pour en indiquer la destination (fabricants d’accessoires) ou qu’il s’agit de publicité comparative, il peut être justifié. La difficulté résultera donc de ce critère qui est définit traditionnellement comme le risque pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux, ou dans un temps rapproché à l’oreille, de ne pouvoir distinguer entre les deux signes. Anticipation Tant que la marque supposée contrefaisante n’a pas été enregistrée, il est notamment possible de faire opposition audit enregistrement auprès de l’organisme qui en a la charge (en France, l’INPI). Cependant, passé l’enregistrement, il indispensable d’envisager une issue judiciaire █ sera