Vol. 2 – No 4. Octobre 2002 Les recherches et opinions dans le

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Vol. 2 – No 4. Octobre 2002
Les recherches et opinions dans le domaine des brevets d’invention par Marc Lupien, agent de brevets
Différents types de recherches peuvent être faits en matière de brevets. Certaines recherches permettent de déterminer si une invention est
brevetable, d’autres si un brevet est valide. Il est également possible de faire une recherche pour vérifier si une technologie est en contrefaçon
de brevets existants et si elle peut donc librement être commercialisée. Plusieurs confondent la portée de ces recherches et, pourtant, les
distinctions entre ces recherches ainsi que les décisions d’affaires qui en découlent sont importantes.
Brevetabilité
La recherche la plus courante est celle visant à déterminer de façon préliminaire si une invention est brevetable. Cette recherche est
généralement proposée pour tout nouveau dossier avant la préparation et le dépôt d’une demande de brevet. Le but premier de cette
recherche est de relever l’art antérieur, c’est-à-dire les brevets existants qui se rapprochent le plus de l’invention, pour vérifier si l’invention est
nouvelle et non évidente. Grâce à cette recherche, l’agent de brevets peut ainsi déterminer de façon préliminaire la brevetabilité d’une
invention.
Les résultats de la recherche permettent de plus à l’agent de brevets d’orienter la rédaction d’une demande de brevet en ce qui a trait aux
caractéristiques innovatrices de l’invention, ce qui donnera lieu à une meilleure protection, en plus d’éviter parfois des objections de la part des
examinateurs. Cette recherche ne permet pas cependant de déterminer si une invention peut être librement exploitée au niveau commercial.
Liberté d’exploitation
Le fait qu’une invention soit brevetable ne signifie pas qu’elle puisse être librement commercialisée. En effet, une invention peut être brevetée
parce qu’elle présente des caractéristiques innovatrices par rapport à l’art antérieur. Il est toutefois possible que certains aspects de l’invention
soient en contrefaçon des droits des tiers. Dans un tel cas, la commercialisation de l’invention pourrait donner lieu à des poursuites en
contrefaçon. La recherche de liberté d’exploitation permet de vérifier cette question.
Ce type de recherche est particulièrement indiqué dans le cas d’investissements majeurs. Un investisseur prudent voudra en effet s’assurer
que la technologie à l’égard de laquelle il prévoit investir pourra effectivement être commercialisée et rapporter des fruits.
Contrefaçon
L’opinion de contrefaçon est identique à l’opinion de liberté d’exploitation sauf que la première se limite généralement à l’analyse d’un seul
brevet. Souvent, une telle opinion sera demandée lorsque le propriétaire de la technologie a connaissance d’un concurrent ayant une
technologie brevetée très similaire. Cette opinion est également sollicitée lors de la réception d’une mise en demeure invoquant la contrefaçon
d’un brevet. L’agent de brevets étudie alors les allégations de contrefaçon pour déterminer si la technologie enfreint le brevet.
Validité
L’opinion concernant la validité d’un brevet est habituellement demandée dans deux situations : lorsqu’une opinion de contrefaçon a révélé
qu’une technologie est en contrefaçon d’un brevet ou lors d’une revue diligente en vue d’un investissement majeur. Dans le premier cas,
l’invalidité du brevet pourra être invoquée comme moyen de défense. Dans le second cas, l’investisseur pourra reconsidérer son
investissement dans la technologie si le brevet la protégeant est susceptible d’invalidité.
Le but de cette recherche est donc d’analyser le dossier d’un brevet pour voir s’il existe des faits qui auraient dû faire obstacle à l’émission du
brevet. De façon concrète, l’agent de brevets tentera principalement de trouver de l’art antérieur n’ayant pas été vu par l’examinateur qui a
accordé le brevet. Si cet art antérieur présente assez de similitudes avec l’invention brevetée, l’agent de brevets fera alors un travail similaire à
celui d’un examinateur pour déterminer si ce dernier aurait accordé le brevet s’il avait pris en considération tous les documents relevés par la
recherche de validité.
Conclusion
Une invention brevetable, d’apparence prometteuse, peut s’avérer sans intérêt si elle ne peut, dans les faits, être commercialisée.
Il est donc important de bien comprendre la portée et les limites de chacune des recherches en matière de brevet afin de prendre des décisions
d’affaires appropriées.