COMMISSION MARQUES BREVES AVRIL 2014 Marque – loi Evin - INPI- Délit de complicité de publicité en faveur du tabac La Cour de cassation confirme la relaxe de l’INPI du délit de complicité de publicité en faveur du tabac pour avoir enregistré une marque portant sur un slogan publicitaire en faveur du tabac ou de ses produits. En effet, les dispositions de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme, interdisant toute propagande ou publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac n’affectent pas dans son existence le droit de propriété d’une marque régulièrement déposée, mais sont susceptibles de l’affecter dans son exercice. Elles n’édictent pas non plus d’interdiction spécifique quant au choix des signes à déposer en dehors des prescriptions des articles L.711-1 à L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, l’INPI n’a pas à prendre en considération l’usage susceptible d’en être fait par le titulaire de la marque dont l’enregistrement ne constitue pas, en soi, un acte de publicité. Cass. crim, 7 janvier 2014 (PIBD n°1000-III-141) (Réf. INPI : M20140006) Marque – Loi Evin – Action en déchéance – Justes motifs de non-exploitation de marque Le simple dépôt d’une marque de tabac ne peut constituer, au regard des dispositions légales anti-tabac, un juste motif à l’inexploitation d’une marque tierce antérieure désignant d’autres produits et donc faire échec à une action en déchéance pour défaut d’exploitation. En revanche, le propriétaire d’une marque de tabac justifie d’une menace de poursuite en application de la loi Evin jusqu’au prononcé de la déchéance d’une marque tierce antérieure désignant d’autres produits et, partant, de justes motifs de non-exploitation faisant échec à une action en déchéance pour défaut d’exploitation. CA Paris, 10 janvier 2014, RG n°2012/16872 (Réf. INPI : M20140003) Marque – Recevabilité du dépôt de marque – Erreur d’identification du déposant – Rectification d’erreur matérielle La régularisation d’un dépôt de marque mentionnant le nom commercial du déposant aux lieu et place de sa dénomination sociale constitue une simple rectification d’erreur matérielle, échappant ainsi à la sanction d’irrecevabilité du dépôt, à partir du moment où les numéro Siren et adresse indiqués correspondaient à ceux du déposant tel que cela ressortait de son extrait Kbis. TGI Paris, 29 novembre 2013, RG n°2011/18110 (Réf. INPI : M20130823) Recours contre une décision de l’INPI – Dérogation au principe de la séparation des pouvoirs Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation rappelle que les dispositions de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, dérogeant au principe de séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions du Directeur général de l’INPI. Page 1 sur 3 Cette compétence judiciaire s’étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu’aurait pu commettre le Directeur général de l’INPI à l’occasion de l’exercice de ses attributions. Cass. com, 11 mars 2014, pourvois n°12-28035 et n°12-28036 - Réf INPI B20140031 Marque communautaire – Déchéance – Usage sérieux L'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire doit s'opérer abstraction faite des frontières des territoires des Etats membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le territoire d'un seul Etat membre. Cass. com, 21 janvier 2014, pourvoi n°13-12501 - Réf INPI M20140039 Marque - Relations d’affaires – Dépôt frauduleux – Revendication de propriété En procédant à l'enregistrement, en son nom personnel, de plusieurs marques identiques ou similaires à celles de son partenaire, sans l’en informer au préalable, la mauvaise foi du déposant est caractérisée, faute de rapporter une quelconque autorisation contractuelle ou tacite. Ces dépôts ayant été effectués de façon frauduleuse, l'action en revendication de propriété est fondée. Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2013, RG n°2011/18793 – Réf INPI M20130787 Validité de la marque – Caractère descriptif – Désignation nécessaire Est annulée pour défaut de caractère distinctif la marque VENTE-PRIVEE.COM, puisque les termes vente, privée et .com étaient, au jour du dépôt, entièrement descriptifs de l'activité pour tout consommateur intéressé, c'est-àdire pour toute personne désirant acheter des produits de marques "dégriffés" en ligne, et donc nécessaires pour désigner précisément l'activité des ventes privées. Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013, RG n°2012/12856 – Réf INPI M20130841 Marque de vin - Risque de confusion – Eléments figuratifs – Terme Château En présence de marques composées de plusieurs éléments, ce n'est qu'à la condition que certains de ces éléments apparaissent comme négligeables pour le consommateur moyen que l'appréciation du risque de confusion peut se faire à partir de l'élément dominant. Ainsi, dans la marque viticole incriminée Château Ducluzeau, l'élément figuratif, représentant une étiquette montrant dans un encadré formé d'un trait épais une propriété servant à illustrer cette dénomination, n'est pas dénué de pouvoir attractif. La différence avec la marque antérieure Château Le Cluzeau est flagrante, nonobstant la présence, dans le même ordre, des éléments communs Château et Cluzeau. Par ailleurs, la présence du vocable Château, qui renvoie à une appellation réglementée et non purement commerciale, contribue à distinguer pour le consommateur moyen la marque viticole Château Le Cluzeau de l’autre marque incriminée Ducluzeau. Cass. com, 11 mars 2014, pourvoi n°13-10650 – Réf INPI M20140118 Page 2 sur 3 Marque de vin - Droit d’auteur antérieur – Action en nullité Après avoir relevé que le terme Altaïr, qui désigne à la fois une étoile de la constellation de l'Aigle et un des plus célèbres boutres de l'écrivain Henry de Monfreid, a été adopté et utilisé par la société demanderesse à l'action en nullité, dont le gérant est le petit-fils de ce dernier, et que celle-ci dispose d’un droit d’auteur sur ce nom, le rendant dès lors indisponible à titre marque, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en prononçant l’annulation de la marque de vin chilien ALTAIR. Cass. com, 21 janvier 2014, pourvoi n°12-25547 – Réf INPI M20140036 Marque de vin - Droit au toponyme – Déceptivité Pour écarter le caractère déceptif de la marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC, l'arrêt retient que la propriété dénommée « Domaine du Cheval Blanc » présente une superficie globale de 17 hectares comprenant 11,60 hectares de parcelles désignées au cadastre sous le toponyme Cheval Blanc, soit les deux tiers. En statuant ainsi, sans s’expliquer comme elle y était invitée, sur l’absence de risque de tromperie sur la qualité et la provenance du vin désigné sous cette marque, en particulier sur son éventuel rattachement comme second vin du premier grand cru classé A « Cheval Blanc », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Cass. com, 7 janvier 2014, pourvoi n°12-28041 – Réf INPI M20140005 Page 3 sur 3