Klosters, 04

Question Q 151
L'influence des mesures restrictives dans le domaine
de la publicité sur les marques
Il s'agit d'une question nouvelle dans les travaux de l'AIPPI.
L'AIPPI a depuis longtemps étudié les relations pouvant exister entre le Droit de la
Propriété industrielle et les autres disciplines juridiques.
En effet, le Droit de la Propriété industrielle ne constitue pas une branche autonome du
Droit, mais s'insère dans l'ensemble des systèmes juridiques pouvant exister dans
différents pays.
Par exemple, récemment, l'AIPPI a pu examiner quelles étaient les influences que
pouvaient exercer sur le Droit de la Propriété industrielle des développements dans le
domaine de la protection de l'environnement ou encore dans le domaine de la publicité
comparative.
L'AIPPI s'est donc intéressée tout naturellement à l'effet que pouvait avoir sur le Droit des
Marques l'adoption par certains pays de mesures restrictives concernant la publicité pour
les produits ou services.
Depuis quelques années, la liberté de la publicité et d'information a trouvé des limites
résultant notamment de la nécessité de la protection de la santé et qui consistent dans la
réglementation des messages publicitaires pour certains produits pouvant avoir un effet
négatif sur la santé, tels que le tabac et l'alcool.
Les règles adoptées dans un grand nombre de pays soit prohibent tous les messages
publicitaires pour ces produits, soit les interdisent seulement dans certains médias.
Dans d'autres pays, ces messages publicitaires doivent être accompagnés d'informations
mettant en garde le consommateur contre les effets de la consommation soit du tabac, soit
de l'alcool.
Ainsi, l'exercice du Droit des Marques peut se trouver limité par ces règles, en ce qu'elles
interdisent l'usage dans la publicité d'un signe constituant une marque enregistrée
notamment pour le tabac.
Mais en outre, certaines législations comportent des dispositions relatives non seulement
à la publicité directe, mais également à la publicité indirecte en interdisant non seulement
la publicité portant sur une marque déposée et exploitée pour l'alcool ou le tabac, mais
également l'emploi dans la publicité pour d'autres produits d'une marque identique à celle
utilisée pour l'alcool ou le tabac, lorsque cet emploi pourrait apparaître comme une
publicité indirecte en faveur de l'alcool ou le tabac.
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Dans certains cas cette publicité indirecte peut être constituée par la simple exploitation
(par exemple: la vente) d'un produit de grande consommation qui ne fait pas l'objet de
restriction de publicité, sous la même marque que celle utilisée pour les produits frappés
de restriction de publicité. Il s'agit notamment des cas où une marque désignant des
produits de grande consommation, comme vêtements, produits cosmétiques ou encore
des articles de sport, est identique à une marque utilisée pour les produits frappés
d'interdiction de publicité.
Il existe d'autre part dans de nombreux pays des dispositions restrictives concernant la
publicité des médicaments; en effet, même les médicaments qui peuvent être achetés
sans prescription médicale sont susceptibles d'affecter la santé publique et, pour cette
raison, différents pays ont adopté des restrictions de publicité pour les médicaments,
même très connus.
Enfin, certains services font également l'objet de mesures d'interdiction ou de limitation de
publicité (services dans le domaine juridique ou médical).
Ces mesures constituent une entrave particulièrement importante à la liberté d'exploitation
d'une marque.
La présente étude a pour objet d'examiner l'influence que peuvent avoir sur les marques
ces mesures restrictives de publicité. Il convient toutefois préciser que l'examen de cette
influence ne doit pas porter sur les éventuelles restrictions ou causes de nullité tenant à
des règles d'ordre public.
Il apparaît par conséquent que trois groupes de questions pourraient être étudiés dans le
cadre de la Question Q 151.
- Tout d'abord, l'existence dans le pays des dispositions relatives aux limitations de la
publicité pour différents types de produits ou services.
- L'influence des règles restrictives en matière de publicité sur la validité et sur la
procédure d'enregistrement des marques.
- Enfin, l'influence des règles relatives à la restriction de la publicité pour certains
produits et services sur le maintien et l'exercice du droit de marque.
1. Les mesures restrictives de la publicité pour certains produits ou services
1.1 Les Groupes sont d'abord invités à indiquer si, dans leur pays, il existe des
législations spécifiques restreignant l'exercice de la publicité pour certains produits
ou services.
Ils présenteront d'une manière sommaire le contenu de telles règles et préciseront
quels sont les produits ou services particuliers visés par ces dispositions.
1.2 S'agit-il de règles à caractère pénal? Quelles sont les éventuelles sanctions?
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1.3 Contiennent-elles des dispositions spécifiques aux marques ou leur application au
droit des marques résulte-t-elle du caractère général de ces dispositions?
2. L'influence des règles restrictives en matière de publicité sur la validité et les
procédures d'enregistrement de marque
Dans de nombreux pays, le Droit des Marques connaît des règles interdisant
l'enregistrement à titre de marque des signes qui sont contraires à l'ordre public, aux
bonnes mœurs ou encore dont l'usage est légalement interdit.
2.1 Les Groupes sont invités à répondre à la question de savoir si la législation dans
leur pays relative aux mesures restrictives de publicité prohibe ou au contraire
autorise l'enregistrement de marque pour les produits ou services pour lesquels la
publicité est interdite ou strictement réglementée.
Il est utile de rappeler que le traité TRIPS pose la règle selon laquelle des motifs
d'ordre public ne doivent pas interdire l'enregistrement d'un droit, même si son
exercice est soumis à des prohibitions.
2.2 Des tiers, par exemple des association de consommateurs ou des services officiels,
tels que la Répression des Fraudes, peuvent-ils intervenir au cours de la procédure
d'enregistrement pour s'opposer à ce que la marque soit enregistrée pour les
produits ou services pour lesquels la publicité est réglementée ou interdite?
2.3 Le titulaire d'une demande d'enregistrement de marque pour laquelle la publicité est
prohibée peut-il solliciter au moins un enregistrement provisoire pour les besoins de
protection dans d'autres pays?
2.4 Si une marque déposée pour les produits ou services pour lesquels la publicité est
interdite fait l'objet d'un enregistrement, des tiers peuvent-ils contester la validité
d'un tel enregistrement, et si oui, dans quel délai?
Existe-t-il une procédure particulière pour cette contestation de validité des
marques, et si oui, laquelle?
3. L'influence des mesures restrictives de publicité sur l'exercice du droit des
marques
La marque confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation du signe, notamment pour
désigner les produits et services visés dans l'enregistrement.
Des mesures restrictives dans la publicité ont pour effet d'empêcher le titulaire des
marques de les exploiter sous certaines formes, voire même d'interdire de faire de la
publicité pour les produits et services pour lesquels la marque est déposée.
Toutefois, l'interdiction de publicité ne signifie pas généralement l'interdiction de la
commercialisation de produits dont la vente ou l'usage sont soit libres, soit réglementés.
Les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes:
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3.1 Dans quelle mesure les restrictions de publicité affectent la nécessité de
l'exploitation d'une marque pour échapper à la sanction de la déchéance prévue
dans de nombreuses législations?
3.2 Les règles relatives à des restrictions en matière de publicité indirecte peuvent
affecter notamment le droit du titulaire d'une marque, qui est déposée et exploitée
pour des produits ou services qui ne sont pas frappés par des mesures
d'interdiction de publicité et qui est constituée par un signe identique ou quasi-
identique à celui qui est exploité par un tiers pour les produits ou services faisant
l'objet d'une réglementation ou d'une interdiction publicitaire. Il s'agit plus
particulièrement de l'application des dispositions qui interdisent la publicité indirecte
en faveur des produits ou services soumis à des restrictions ou interdictions de
publicité comme dans les cas où notamment le même signe constitue une marque
utilisée pour les produits de grande consommation tels les produits cosmétiques ou
les vêtements et pour les produits dangereux pour la santé comme les cigarettes.
Dans cette hypothèse, nonobstant la règle de la spécialité, le titulaire de la marque
pour des produits ou services faisant l'objet de la publicité libre peut-il demander
que la marque enregistrée, pour les produits ou services faisant l'objet de la
réglementation publicitaire, soit annulée ou radiée?
Et inversement, le titulaire de la marque qui est déposée pour les produits ou
services pour lesquels la publicité est réglementée ou interdite, peut-il demander la
radiation ou la nullité de la marque constituée par le même signe et déposée pour
les produits ou services qui ne sont pas soumis à la réglementation de la publicité?
3.3 Les règles prévoyant l'interdiction de la publicité indirecte peuvent s'appliquer
également lorsque une marque appartenant à un seul titulaire couvre à la fois les
produits ou services interdits de publicité que les produits ou services pour lesquels
la publicité est libre. Il en est notamment lorsque le titulaire d'une marque utilisée
pour les produits de grande consommation la dépose aussi pour désigner les
produits ou services frappés des mesures de restriction de publicité soit en voulant
profiter de la réputation de sa marque soit en voulant empêcher des tiers d'utiliser la
même marque pour de tels produits ou services.
Le titulaire d'une marque, enregistrée tant pour les produits ou services qui ne font
pas l'objet d'une restriction de publicité que pour les produits ou services frappés
d'une telle restriction, peut-il ne pas exploiter la marque pour les produits ou
services faisant l'objet de mesures d'interdiction de publicité et néanmoins la
conserver pour les mêmes produits ou services?
Et inversement, le titulaire d'une marque, enregistrée tant pour les produits ou
services qui ne font pas l'objet d'une restriction de publicité que pour les produits ou
services frappés d'une telle restriction, peut-il ne pas exploiter la marque pour les
produits ou services pour lesquels la publicité est libre et néanmoins la conserver
pour les mêmes produits ou services?
3.4 Il ne peut être contesté que la publicité constitue un moyen important, sinon
essentiel, de faire connaître une marque et ainsi de contribuer à sa notoriété. Si le
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titulaire d'une marque se voit interdire de faire de la publicité, faut-il appliquer à sa
marque les mêmes critères de notoriété que pour les marques désignant les
produits ou services qui ne sont pas soumis à des restrictions de publicité?
3.5 L'existence des marques régionales, telles que la marque communautaire, a-t-elle
une incidence sur les questions ci-dessus relevées? Plus précisément, le système
de la marque communautaire se caractérise par son caractère unitaire. Une cause
de nullité dans un pays de l'Union Européenne entraîne la nullité de la marque dans
la totalité des pays de l'Union; des mesures restrictives de publicité différentes d'un
pays à l'autre ne risquent-elles pas d'avoir des conséquences sur une marque
communautaire?
4. Harmonisation éventuelle des systèmes nationaux existants
Après avoir répondu aux questions posées, les Groupes sont invités à:
4.1 exposer les difficultés éventuelles d'application de leur réglementation nationale;
4.2 relever les dispositions qui seraient principalement à amender et à améliorer en ce
qui concerne l'incidence des mesures restrictives de publicité sur:
- la validité des marques;
- l'exercice du droit sur la marque et notamment l'obligation d'exploitation;
4.3 proposer des règles d'harmonisation au plan international, concernant en particulier
les dispositions relevées en 4.2.