Les restrictions de vente dans les contrats de licence

Les restrictions de vente
dans les contrats de licence
L’épuisement des droits
Paris, 27 novembre 2008
Tanguy de Haan
Cadre légal
• Epuisement
– Principe de l’épuisement communautaire
Art. 7, § 1er, Directive ; art. 13, § 1er, RMC
– Exception pour des motifs légitimes
Art. 7, § 2, Directive ; art. 13, § 2, RMC
• Droits du titulaire à l’encontre du licencié
Art. 8, § 2, Directive ; art. 22, § 2, RMC
Cadre légal
• Epuisement
– Territoire
de l’EEE
Cadre légal
• Epuisement
– Territoire
de l’EEE
– Cour AELE,
08.07.2008
E-9/07
L’Oréal
– EEE = 30 Etats
Cadre légal
• Article 8, § 2, Directive 89/104
“Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés
par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint
l’une des clauses du contrat de licence en ce qui
concerne
sa durée,
la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la
marque peut être utilisée,
la nature des produits ou des services pour lesquels la
licence est octroyée,
le territoire sur lequel la marque peut être apposée
ou
la qualité des produits fabriqués ou des services
fournis par le licencié.”
Cadre légal
• Article 8, § 2, Directive 2008/95
“Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés
par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint
l’une des clauses du contrat de licence en ce qui
concerne :
a) sa durée ;
b) la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la
marque peut être utilisée ;
c) la nature des produits ou des services pour lesquels la
licence est octroyée ;
d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée ;
ou
e) la qualité des produits fabriqués ou des services
fournis par le licencié.”
Christian Dior / SIL & Copad
Christian Dior / SIL & Copad
• Les faits
– 2000 : contrat de licence pour la fabrication et la
distribution de produits de corsetterie marqués
Christian Dior
– Licencié en difficultés vend à Copad (soldeur)
– Produits griffés “Dior” et dégriffés
Christian Dior / SIL & Copad
• TGI Bobigny, 6 avril 2004
– Pas d’épuisement
“la première mise sur le marché devait avoir été faite
avec l’accord du titulaire de la marque et non du
licencié agissant en dehors de sa licence”
– Pas de contrefaçon
“L 714-1, qui doit s’interpréter restrictivement, ne vise
pas expressément les modalités de distribution et il
n’apparaît pas qu’elles puissent être comprises dans
les services qu’il vise”
Christian Dior / SIL & Copad
• TGI Bobigny, 6 avril 2004
– Main-levée de la saisie-contrefaçon
– “En revanche, l’infraction au contrat de licence
constitue une atteinte à la marque ouvrant droit à
dommages et intérêts”
– Condamnation du licencié à payer 40.000 € à
Christian Dior
• Appel par Christian Dior
Christian Dior / SIL & Copad
• Cour d’appel de Paris, 7 avril 2006
– Pas d’épuisement
“la mise dans le commerce des produits DIOR
litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié
agissant en dehors du cadre de sa licence, ne
saurait donner lieu à l’épuisement du droit du
titulaire sur sa marque”
– Produits griffés “Dior” : pas de contrefaçon
– Produits dégriffés : contrefaçon
Christian Dior / SIL & Copad
• Cour d’appel de Paris, 7 avril 2006
– Violation du contrat de licence :
Désorganisé le réseau de distribution de Dior
40.000 €
– Réparation de la contrefaçon : 130.000 €
• Dior et Copad : pourvoi en cassation
Christian Dior / SIL & Copad
• Cour de cassation, 12 février 2008
Questions préjudicielles à la CJCE (C-59/08)
1. Art. 8, § 2 - Le titulaire peut-il invoquer ses droits
de marque contre le licencié qui enfreint le contrat de
licence interdisant, pour des raisons de prestige de la
marque, la vente à des soldeurs ?
2. Art. 7, § 1er - La mise dans le commerce des
produits dans l’EEE par le licencié en méconnaissance
du contrat de licence, est-elle faite sans le
consentement du titulaire ?
3. Art. 7, § 2 - La violation du contrat de licence
constitue-t-elle un juste motif ?
Levi Strauss / HTDC
• Cour de cassation, 21 octobre 2008
– Accord (“transaction”) entre Levi Strauss & Metro :
• Produits authentiques importés en provenance de pays tiers
• Conditions précises de vente dans l’UE : que dans les
magasins à enseigne METRO
– Metro viole son obligation et vend en bloc à HTDC,
qui vend à Auchan
– Cour d’appel de Paris, 03.11.2004 : la transaction ne
caractérise pas le consentement du titulaire à une
mise dans le commerce dans l’EEE
– Rejet du pourvoi
Eléments de réponse
• Jurisprudence CJCE
Eléments de réponse
• Le consentement
– A une mise sur le marché de l’EEE
– Interprétation communautaire uniforme
(Davidoff, C-414/99,41)
– La restricion contractuelle au droit de disposer
librement des marchandises est étrangère à la
question de l’effet du consentement (Davidoff, 63)
– La reprise de l’interdiction de commercialisation dans
l’EEE dans un ou plusieurs des contrats conclus dans
la chaîne de distribution ne constitue pas la condition
du maintien du droit exclusif (Davidoff, 64)
Eléments de réponse
• La mise dans le commerce
– Peak Holding
C-16/03
– Accord avec
COPAD : ne
vendre qu’en
Slovénie et
Russie
Eléments de réponse
• La mise dans le commerce
– Interprétation communautaire uniforme (Peak Holding, 32)
– Suppose une vente des produits dans l’EEE
– L’art. 7, § 1er, ne subordonne pas l’épuisement du droit
à un consentement du titulaire à une commercialisation
des produits dans l’EEE (Peak Holding, 52)
– L’épuisement se produit par le seul effet de la mise
dans le commerce dans l’EEE par le titulaire (Peak
Holding, 53)
Eléments de réponse
• La mise dans le commerce
– La stipulation contractuelle d’une interdiction de
revente dans l’EEE n’exclut pas qu’il y ait mise dans
le commerce dans l’EEE et ne fait pas obstacle à
l’épuisement du droit en cas de revente dans l’EEE
en violation de l’interdiction (Peak Holding, 56)
Eléments de réponse
• Peak Holding, Avocat gén. Stix-Hackl
– L’épuisement = l’équilibre entre la libre circulation
des marchandises et le droit de marque (19)
– Le titulaire décide de la première mise dans le
commerce dans l’EEE, alors qu’il lui est interdit de
contrôler au regard du droit des marques le circuit
de distribution ultérieure (19)
– La nature juridique de l’épuisement en tant que
limite légale aux droits (48)
– La violation contractuelle n’équivaut pas à un défaut
de consentement (47-48)
Eléments de réponse
• Fonction “essentielle” de la marque
– Garantir au consommateur l’identité d’origine du
produit marqué
– Garantie que tous les produits revêtus de la marque
ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise
unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité
de leur qualité
(Hag II, C-10/89, 13-14; Canon, 28; Philips, 30; Arsenal, 48;
Sieckmann, 35; Björnekulla, 20; Peak Holding, 30; Gillette, 26;
Céline, 27)
Eléments de réponse
• Possibilité d’un contrôle de la qualité
– Marques nationales détenues par le même groupe
(Phyteron, 20.03.1997, C-352/95)
– Cas de personnes distinctes, si liées économiquement
– Cas des produits mis en circulation par :
• la même entreprise
• un licencié
• une société mère
• une filiale du même groupe
• un concessionnaire exclusif
(Ideal-Standard, 22.06.1994, C-9/93, 36)
Solutions ?
• Art. 7, § 1er, Dir. : principe
– Peu probable
• Art. 7, § 2, Dir. : motifs légitimes
Solutions ?
• La ratio legis de l’épuisement
– Pas d’incidence sur le commerce entre Etats membres
– Pas de risque de cloisonnement artificiel du marché
Solutions ?
• Altération ou modification de l’état
– Si l’emballage ou l’étiquette du produit reconditionné
est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère
brouillon (Boehringer II, 26.04.2007, C-348/04, 40)
– Produits dégriffés “Dior”
– Si le reconditionnement porte préjudice à l’image de
sérieux et de qualité du produit, ainsi qu’à la confiance
qu’il inspire au public (Boehringer II, 43)
Solutions ?
• Produits de luxe et de prestige
– Le revendeur doit s’efforcer d’éviter que sa publicité
n’affecte la valeur de la marque en portant préjudice :
• à l’allure
• à l’image de prestige des produits
• à la sensation de luxe qui émane des produits
– Si les modes de publicité du revendeur sont usuels
dans son secteur d’activité, ils ne constituent pas un
motif légitime
sauf si une atteinte sérieuse est portée à la renommée
de la marque
(Dior / Evora, 04.11.1997, C-337/95 45-46)
Solutions ?
• Impression d’un lien commercial
– Si la manière dont la marque est utilisée (publicité)
peut donner l’impression qu’il existe un lien
commercial
• croire que le revendeur appartient au réseau de
distribution du titulaire
• croire qu’il existe une « relation spéciale »
(BMW, 23.02.1999, C-63/97, 51 et 64)
– Une aura de qualité (publicité correcte et loyale) n’est
pas un motif légitime (BMW, 53)
Conclusion
• Les temps sont durs …
• Contrat de licence
– Importance des sanctions
– Problème d’opposabilité aux tiers
– Restriction en matière de concurrence
• Question de l’abus de position dominante :
GSK (importateurs grecs), 16.09.2008, C-468/06 à C-478/06
Merci
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